香港新商標(biāo)條例(第 559 章)(以下簡稱「新條例」)將于 2003 年 4 月 4 日正式生效,為香港的商標(biāo)法例及常規(guī)帶來一系列實(shí)質(zhì)和程式方面的轉(zhuǎn)變。
新條例旨在提高對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保障,以及簡化和改善現(xiàn)有的注冊(cè)制度。其中的改變包括降低收費(fèi)、提供多類別申請(qǐng)、廢除商標(biāo)記錄冊(cè)對(duì) A 部和 B 部的劃分、為注冊(cè)的有效期和實(shí)施電子商貿(mào)事宜定下標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大對(duì)馳名商標(biāo)的保障范圍,以及采納更廣闊的商標(biāo)和商標(biāo)侵犯的定義。
除了推出新法例,香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署亦會(huì)繼續(xù)依據(jù)資訊科技外判計(jì)畫為公眾提供電子服務(wù),新計(jì)畫為知識(shí)產(chǎn)權(quán)署的人員帶來重大的轉(zhuǎn)變,他們現(xiàn)可透過電子方式處理商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)署亦于 2003 年 1 月底推出了網(wǎng)上查閱商標(biāo)記錄服務(wù),市民可免費(fèi)使用是項(xiàng)服務(wù),網(wǎng)址為 http://ipsearch.ipd.gov.hk。從前若要查閱商標(biāo)記錄,非得親身到知識(shí)產(chǎn)權(quán)署不可,新推出的網(wǎng)上搜尋系統(tǒng)無疑是一項(xiàng)重要的發(fā)展。知識(shí)產(chǎn)權(quán)署在 2004 年亦會(huì)進(jìn)一步推出其他新服務(wù),包括讓大眾選擇以電子方式提交申請(qǐng)、支付申請(qǐng)費(fèi)用以及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)署人員聯(lián)絡(luò)。
另一項(xiàng)重要的發(fā)展,就是香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署會(huì)公開工作手冊(cè)草稿中的多個(gè)章節(jié),有關(guān)手冊(cè)將會(huì)成為商標(biāo)注冊(cè)處在審查工作和程式方面,以及在新條例下其他程式的指導(dǎo)手冊(cè)。工作手冊(cè)會(huì)隨時(shí)日而作出適當(dāng)?shù)男抻,以符合法律?guī)則方面的發(fā)展。該手冊(cè)最初只是審查主任和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)署人員的參考資料,但從今以后,這套手冊(cè)將會(huì)為執(zhí)業(yè)人士和公眾提供非常有用的資料。
下文新法例所帶來的幾項(xiàng)主要改變的簡介。
商標(biāo)的可注冊(cè)性
沒有將記錄冊(cè)分為兩部
根據(jù)舊條例,記錄冊(cè)可分為 A 部和 B 部,因此對(duì)商標(biāo)的可注冊(cè)性亦實(shí)施兩套不同的標(biāo)準(zhǔn)。被視作顯著或與其他買賣商的貨品和服務(wù)「適合作出識(shí)別」的商標(biāo)會(huì)列入注冊(cè)記錄冊(cè) A 部內(nèi)。任何符合顯著商標(biāo)的一項(xiàng)或多項(xiàng)類別的商標(biāo)才具資格在A 部注冊(cè)。假如某商標(biāo)并不足以具備就 A 部而言的顯著性,但與其他買賣商的貨品和服務(wù)「能夠作出識(shí)別」,則該商標(biāo)仍具資格在 B 部注冊(cè)。
新條例放棄以往的做法,廢除商標(biāo)記錄冊(cè)對(duì) A 部和 B 部的區(qū)分,并有效地采用了 B 部的舊有標(biāo)準(zhǔn)作為對(duì)某個(gè)「商標(biāo)」的可注冊(cè)性的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。
商標(biāo)的定義
商標(biāo)現(xiàn)指任何
(一)能夠?qū)⒛骋黄髽I(yè)的貨品或服務(wù)與其他企業(yè)的貨品或服務(wù)作出識(shí)別并
(二)能夠藉書寫或繪圖方式表述的標(biāo)志。雖然條例并沒界定何謂「標(biāo)志」,不過此舉目的是要廣泛地詮釋這個(gè)詞語,而這個(gè)詞語將會(huì)包括一切能夠在市場上起著商標(biāo)作用的東西。
舊條例要求標(biāo)記必須包括可以視覺感知的記號(hào),但不包括無形的標(biāo)記,例如聲音和氣味。新條例則以明文規(guī)定,商標(biāo)可由顏色、聲音、氣味或該等標(biāo)記的任何組合構(gòu)成。單一的顏色可注冊(cè)成為商標(biāo),條件是該標(biāo)記必須具有識(shí)別的能力。能夠予以識(shí)別的形狀(即立體)標(biāo)記,倘受到某些限制,仍可按舊條例注冊(cè)?v使現(xiàn)在可注冊(cè)聲音和氣味的商標(biāo),但是申請(qǐng)人必須仔細(xì)考慮有關(guān)藉繪圖方式表述該等標(biāo)記之規(guī)定(見下文)。
假設(shè)某標(biāo)志能夠藉繪圖方式表述,那麼按上文所述,餘下的問題就是該標(biāo)志「能否與其他貨品或服務(wù)作出識(shí)別」。根據(jù)工作手冊(cè),驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)是:該標(biāo)志是否讓人能夠識(shí)別所有印有這標(biāo)志的貨物均是來自某相同的企業(yè)呢?換言之,該標(biāo)志能否指出有關(guān)商品或服務(wù)的來源?如果答案是肯定的,則該標(biāo)志便屬于一個(gè)商標(biāo),而知識(shí)產(chǎn)權(quán)署亦會(huì)進(jìn)一步考慮處理該注冊(cè)申請(qǐng)。
可予注冊(cè)的推定
新條例一般規(guī)定,假如某商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)看來已符合注冊(cè)的要求,則處長必須接納該申請(qǐng)。雖然 1993 年的諮詢文件已預(yù)料到這個(gè)發(fā)展方向,不過英國法例中的有關(guān)可注冊(cè)的對(duì)應(yīng)條文卻一直被認(rèn)為過于模糊。英國的法例并沒訂立有關(guān)支持或反對(duì)商標(biāo)的可予注冊(cè)的推定,而處長若拒絕申請(qǐng)亦無須履行給予理由的責(zé)任。知識(shí)產(chǎn)權(quán)署已在工作手冊(cè)內(nèi)有關(guān)拒絕注冊(cè)的絕對(duì)理由的章節(jié)中清楚表示,新條例亦會(huì)采用這個(gè)做法。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)署在審查商標(biāo)申請(qǐng)時(shí),可以絕對(duì)理由或相對(duì)理由提出反對(duì)。
拒絕注冊(cè)的絕對(duì)理由
拒絕注冊(cè)的絕對(duì)理由一般針對(duì)商標(biāo)本身的缺陷,故此有關(guān)商標(biāo)不得注冊(cè)。新法例訂明,假如申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)未能符合商標(biāo)的涵義;欠缺顯著特性;純粹由一般用以指明貨品的質(zhì)素、數(shù)量或其他特性的標(biāo)志構(gòu)成;或純粹由在現(xiàn)行的語言或在有關(guān)行業(yè)的誠實(shí)和已確立的做法中已成為慣用的標(biāo)志(例如已成為市場上通用的標(biāo)記)構(gòu)成,便不得注冊(cè)為商標(biāo)。
不過,即使存在拒絕注冊(cè)的絕對(duì)理由,也并不代表注冊(cè)申請(qǐng)會(huì)自動(dòng)遭到拒絕。商標(biāo)申請(qǐng)人可證明商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)日期前已因付諸使用而實(shí)際上具有顯著特性,而推翻該等理由。
拒絕注冊(cè)的其他理由包括商標(biāo)違反道德或法律原則;商標(biāo)相當(dāng)可能會(huì)欺騙公眾;商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是不真誠地提出的;或商標(biāo)由國旗、區(qū)旗、區(qū)徽或它們的設(shè)計(jì)或式樣所構(gòu)成等。
拒絕注冊(cè)的相對(duì)理由
假如某商標(biāo)與在先注冊(cè)商標(biāo)有所抵觸,知識(shí)產(chǎn)權(quán)署會(huì)提出相對(duì)理由反對(duì)申請(qǐng)。這在先商標(biāo)可提出「引用反對(duì)」(citation objection),而未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)(即等待批核的商標(biāo))則可提出有條件的引用反對(duì)。事實(shí)上,假如已審查的申請(qǐng)?jiān)獾接袟l件反對(duì),該申請(qǐng)會(huì)暫停處理,直至較早的注冊(cè)申請(qǐng)成功后,則該反對(duì)便會(huì)成立。此舉有別于舊條例的做法,以往不論該在先商標(biāo)是正在等待批核抑或經(jīng)已注冊(cè),亦一律會(huì)提出引用反對(duì)。
假如某商標(biāo)(在后商標(biāo))與其他商標(biāo)(在先商標(biāo))有所抵觸(在先商標(biāo)的申請(qǐng)日期或巴黎公約優(yōu)先權(quán)日期一般較在后商標(biāo)的申請(qǐng)日期為早),有關(guān)方面會(huì)提出拒絕申請(qǐng)的相對(duì)理由。凡符合以下情況的商標(biāo)不得注冊(cè):
該在后商標(biāo)與某在先商標(biāo)相同,而且該在后商標(biāo)所涵蓋的某些貨品或服務(wù)與在先商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)相同;
該在后商標(biāo)與某在先商標(biāo)相同,而且該在后商標(biāo)所涵蓋的某些貨品或服務(wù)與在先商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)相類似,以及使用該在后商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆;
該在后商標(biāo)與某在先商標(biāo)相類似,而且該在后商標(biāo)所涵蓋的某些貨品或服務(wù)與在先商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)相同或相類似,以及使用該在后商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆;
該在后商標(biāo)與某在先商標(biāo)相同或相類似,而該在后商標(biāo)所涵蓋的某些貨品或服務(wù)與在先商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)并不相同亦不相類似,以及
(一) 該在先商標(biāo)有權(quán)根據(jù)《巴黎公約》獲得作為馳名商標(biāo)的保護(hù);
(二) 在無適當(dāng)因由的情況下使用該在后商標(biāo),會(huì)對(duì)該在先商標(biāo)的顯著特性或聲譽(yù)構(gòu)成不公平的利用或造成損害;以及
(三) 該在先商標(biāo)的擁有人藉反對(duì)注冊(cè)的法律程式成功反對(duì)該在后商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng);或
該在后商標(biāo)在香港的使用可憑藉保護(hù)在營商環(huán)境或業(yè)務(wù)運(yùn)作中所使用的某個(gè)標(biāo)志的任何法律規(guī)則而予以阻止,或憑藉任何在先權(quán)利而予以阻止,以及在先標(biāo)志或在先權(quán)利的擁有人藉反對(duì)注冊(cè)的法律程式成功反對(duì)該在后商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng),則該在后商標(biāo)不得注冊(cè)成為商標(biāo)。
假如該在先商標(biāo)或在先權(quán)利的擁有人同意該在后商標(biāo)的注冊(cè),則該在后商標(biāo)仍可注冊(cè)成為商標(biāo),除非注冊(cè)處處長認(rèn)為該在后商標(biāo)可能對(duì)公眾產(chǎn)生混淆。處長在決定這個(gè)可能性時(shí)會(huì)考慮多個(gè)因素,包括使用在后商標(biāo)是否相當(dāng)可能與在先商標(biāo)有關(guān)連。
在舊條例下,凡處長信納該在后商標(biāo)曾有誠實(shí)的同時(shí)使用的情況,或有其他特殊情況,則該在后商標(biāo)仍可獲得注冊(cè)。新條例亦保留了這項(xiàng)條文。
注冊(cè)和程式
多類別申請(qǐng)
商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)現(xiàn)可涵蓋一個(gè)或多個(gè)類別的貨品或服務(wù),此舉可讓申請(qǐng)人節(jié)省大量時(shí)間和成本,以及減低注冊(cè)處、執(zhí)業(yè)人士和申請(qǐng)人的行政負(fù)擔(dān)。第一類別的申請(qǐng)費(fèi)用為一千三百元(其后的每個(gè)類別為六百五十元),已包括刊登公告和注冊(cè)的費(fèi)用。相比在舊條例下每個(gè)類別的申請(qǐng)費(fèi)用均為一千四百元,新收費(fèi)無疑讓申請(qǐng)人節(jié)省不少金錢。而且,以往繳交的申請(qǐng)費(fèi)用并不包括支付政府印務(wù)局接近二千元的刊登公告費(fèi),以及額外的政府注冊(cè)費(fèi)用二千元。
從前,商標(biāo)擁有人得就每個(gè)類別分別提交個(gè)別的申請(qǐng),因此亦得就每個(gè)類別支付費(fèi)用。新法例亦采用了 Nice Agreement 下有關(guān)貨品服務(wù)的國際分類的第 8 個(gè)版本。該版本修訂了第 42 類別,并加入了第 43、44 和45 這三個(gè)新的類別(亦即把第 42 類別分割為四個(gè)類別)。
分開注冊(cè)申請(qǐng)
新條例訂立了一項(xiàng)新程式,申請(qǐng)人可于任何時(shí)候把某項(xiàng)正在處理的商標(biāo)注冊(cè)分開為二項(xiàng)或以上的獨(dú)立申請(qǐng),而每項(xiàng)申請(qǐng)各自均有一套有關(guān)貨品或服務(wù)的原來說明書。假如拒絕注冊(cè)的理由或注冊(cè)的反對(duì)只涉及申請(qǐng)所涵蓋的部分貨品或服務(wù),這項(xiàng)程式便發(fā)揮了極大的效用。在這情況下,申請(qǐng)人可繼續(xù)就沒有被拒絕或反對(duì)的貨品或服務(wù)進(jìn)行注冊(cè)。
聯(lián)繫商標(biāo)
新法例廢除了有關(guān)聯(lián)繫商標(biāo)的概念,以往的聯(lián)繫將于 2003 年 4 月 4 日條例生效后無效。根據(jù)舊條例,凡任何商標(biāo)與另一個(gè)商標(biāo)是相同或接近相同、由同一方所擁有或涵蓋相同或相類似的貨品或服務(wù),處長可規(guī)定將該等商標(biāo)注冊(cè)為聯(lián)繫商標(biāo)。此舉的一個(gè)好處,就是使用一個(gè)聯(lián)繫商標(biāo),即被接受為使用另一個(gè)聯(lián)繫商標(biāo),從而避免以沒有使用為理由而撤銷該注冊(cè)。不過唯一的缺點(diǎn)就是擁有人不能分開轉(zhuǎn)讓該等聯(lián)繫商標(biāo)。
防御商標(biāo)
新條例繼續(xù)提供防御商標(biāo)的注冊(cè)。雖然商標(biāo)必須在香港極為馳名,新條例并沒規(guī)定該商標(biāo)必須由一個(gè)或多于一個(gè)新創(chuàng)字,或由一個(gè)或多于一個(gè)圖樣,或由以上各項(xiàng)組合而組成。假如該商標(biāo)符合注冊(cè)為防御商標(biāo)的規(guī)定, 商標(biāo)擁有人可就沒有使用或沒有打算就某些貨品或服務(wù)而使用的商標(biāo)而注冊(cè)成為防御商標(biāo)。
集體商標(biāo)及證明商標(biāo)
新條例為香港的商標(biāo)法律引進(jìn)了集體商標(biāo)的概念。集體商標(biāo)一般由企業(yè)的成員使用,藉以與其他企業(yè)的貨品或服務(wù)作出區(qū)別。因此,任何擁有商標(biāo)的組織、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)可把其商標(biāo)注冊(cè)成為集體商標(biāo),并可準(zhǔn)許其成員使用商標(biāo)以顯示組織、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)的成員身份。
集體商標(biāo)并不能證明與該商標(biāo)有關(guān)的貨品或服務(wù),已經(jīng)由該商標(biāo)擁有人證明具備某些特質(zhì)或已達(dá)到某些標(biāo)準(zhǔn)(例如貨品或服務(wù)的來源、物料、品質(zhì)或準(zhǔn)確性)。相反,這正是證明商標(biāo)的功能。新條例仍然保留有關(guān)概念。
馳名商標(biāo)
新條例亦延續(xù)了對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)。在新條例開始生效以前,馳名商標(biāo)的擁有人可藉反對(duì)注冊(cè)的法律程式或關(guān)于假冒的法律而受到保障。
在新條例下,有權(quán)根據(jù)《巴黎公約》獲得作為馳名商標(biāo)的保護(hù)的商標(biāo)的擁有人,在有人于香港使用任何與他的商標(biāo)相同或相類似的商標(biāo),而該使用相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆的情況下,該擁有人有權(quán)藉強(qiáng)制令限制在香港就該等貨品或服務(wù)而使用該商標(biāo)。假如能夠提出默許抗辯,而且對(duì)某商標(biāo)的真誠使用在 2003 年 4 月 4 日前已開始,該使用者可得到補(bǔ)救,而該等使用亦不會(huì)受到影響。
對(duì)馳名商標(biāo)擁有人的提述是指符合以下說明的人士:
任何巴黎公約國或世貿(mào)成員的國民,或以任何巴黎公約國或世貿(mào)成員為居籍或通常居住于任何巴黎公約國或世貿(mào)成員的人;
擁有香港居留權(quán)的人;或
在任何巴黎公約國、世貿(mào)成員或香港設(shè)有真實(shí)而實(shí)際的工業(yè)或商業(yè)機(jī)構(gòu)的人,不論該人是否在香港經(jīng)營業(yè)務(wù)或擁有任何在香港的業(yè)務(wù)的商譽(yù)。
此外,如上文所述,商標(biāo)如與某在先馳名商標(biāo)相似,這會(huì)構(gòu)成反對(duì)注冊(cè)的相對(duì)理由,而在后商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)并不需與在先商標(biāo)所涵蓋的貨品或服務(wù)「相同或相類似」。
新條例中的其中一個(gè)附表載列了一籃子的考慮因素或指引,縱使該等考慮因素或指引并非巨細(xì)無遺,而且亦無約束力,但亦有助處長和法庭決定某商標(biāo)是否馳名于香港。這些指引是以世界知識(shí)產(chǎn)組織批準(zhǔn)的建議為根據(jù)。
此外,馳名商標(biāo)也可注冊(cè)成為防御商標(biāo)。
兩種法定語文
新條例訂明,就商標(biāo)的注冊(cè)而提交的申請(qǐng)書須采用《基本法》指定的法定語文(即中文或英文)。而在處長席前進(jìn)行的所有法律程式中,亦須采用該法定語文。這就是說,處長會(huì)以該語言去信申請(qǐng)人、向處長提交的文件須以該語言發(fā)出,以及所有刊物和注冊(cè)亦須以該語言發(fā)出。再者,有關(guān)向申請(qǐng)?zhí)岢龅姆磳?duì)亦須以法律程式的語言提出,除非各方均同意作出改變,則作別論。大眾在進(jìn)行商標(biāo)查閱時(shí)需肯定已知悉該商標(biāo)的中英文名稱。假如文件并不是以其中一種法定語文提交,則必須一併提供把該文件翻譯成該法律程式的法定語文的譯本。
審查期限
新規(guī)則就對(duì)反對(duì)申請(qǐng)而發(fā)出的審查報(bào)告作出回應(yīng)一事,訂立了不可延長的時(shí)限。不過,立法會(huì)在知悉商標(biāo)執(zhí)業(yè)人士的憂慮和意見后,便建議知識(shí)產(chǎn)權(quán)署和執(zhí)業(yè)人士團(tuán)體進(jìn)一步商討有關(guān)問題。雖然知識(shí)產(chǎn)權(quán)署已對(duì)該等討論作出回應(yīng),而且其后亦對(duì)新規(guī)則作出修訂,不過,新規(guī)則卻收緊了審查時(shí)限,執(zhí)業(yè)人士一般需對(duì)處長的注冊(cè)要求作出更佳的回應(yīng)。
申請(qǐng)人須在六個(gè)月內(nèi)對(duì)處長發(fā)出的第一次審查報(bào)告作出回應(yīng),作出申述的期限可延長三個(gè)月,該申述須證明注冊(cè)規(guī)定已獲符合或會(huì)修訂該項(xiàng)申請(qǐng)。假如處長發(fā)出進(jìn)一步審查報(bào)告,申請(qǐng)人將須在三個(gè)月內(nèi)使申請(qǐng)符合規(guī)定或可要求進(jìn)行聆訊。假如出現(xiàn)以下情況,這第二次給予的三個(gè)月期限可獲延長:
提出了拒絕該項(xiàng)申請(qǐng)的相對(duì)理由,而
(一) 該申請(qǐng)人需要額外時(shí)間以取得某有關(guān)在先商標(biāo)擁有人之同意;
(二) 該申請(qǐng)人需要額外時(shí)間以取得某有關(guān)在先商標(biāo)擁有人的轉(zhuǎn)讓;或
(三) 須為完成處理待決撤銷或無效的法律程式給予時(shí)間;
申請(qǐng)人需要多點(diǎn)時(shí)間準(zhǔn)備用以支持其申請(qǐng)的證據(jù);或
存在其他例外情況支援給予延長期限。
在舊條例下,假如注冊(cè)申請(qǐng)因政府的延誤而致使在有關(guān)的期限內(nèi)仍未獲接納,知識(shí)產(chǎn)權(quán)署會(huì)要求申請(qǐng)人繼續(xù)要求延長期限,并須支付費(fèi)用。新條例并沒修改這項(xiàng)頗具爭議性的做法。
卸棄、限制及條件
在舊條例下,處長有權(quán)絕對(duì)接納或是附加如處長認(rèn)為適宜的條件、修訂、變更或限制而接納某項(xiàng)申請(qǐng)。新條例改變了這個(gè)做法,申請(qǐng)人可卸棄對(duì)該商標(biāo)的任何指明要素的專有使用權(quán)利,或同意注冊(cè)所賦予的權(quán)利須受指明的地域性或其他性質(zhì)的條件或限制所規(guī)限。
刊登公告
根據(jù)舊條例,假如處長接納了某商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng),處長須向申請(qǐng)人給予在政府憲報(bào)公佈申請(qǐng)的許可。申請(qǐng)人其后須與政府印務(wù)局安排刊登公告事宜。新條例對(duì)刊登公告的程式作出了大刀闊斧的簡化。從今以后,知識(shí)產(chǎn)權(quán)署會(huì)直接以電子形式在互聯(lián)網(wǎng)上刊登已獲接納的申請(qǐng)。申請(qǐng)人無須再向政府印務(wù)局繳付刊登公告的費(fèi)用,因而可節(jié)省不少金錢。
反對(duì)時(shí)限
新規(guī)則訂立了三個(gè)月的反對(duì)期。假如知識(shí)產(chǎn)權(quán)署接獲反對(duì)該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的通知,申請(qǐng)人須在三個(gè)月內(nèi)向處長提交反陳述。新規(guī)則在生效前已再作出修改,把提出反對(duì)和反陳述的期限改為兩個(gè)月。知識(shí)產(chǎn)權(quán)署亦同意新規(guī)則包括這獨(dú)立的兩個(gè)月期限,在該次討論中,該署亦同意對(duì)審查時(shí)限作出修改。
注冊(cè)的有效期及續(xù)期
在舊條例下,商標(biāo)會(huì)在注冊(cè)日期起計(jì)的七年內(nèi)有效,并可于七年期屆滿后申請(qǐng)續(xù)期十四年。新條例規(guī)定獲注冊(cè)的商標(biāo)會(huì)在注冊(cè)日期起計(jì)的十年內(nèi)有效,并可于期滿后申請(qǐng)續(xù)期十年。
現(xiàn)時(shí)的商標(biāo)如在 2003 年 4 月 4 日之前到期續(xù)期,則可獲予續(xù)期十四年。舊條例對(duì)單一類別注冊(cè)所收取的續(xù)期費(fèi)用為四千一百元,新條例的續(xù)期費(fèi)用則為三千元(其后類別的收費(fèi)為一千五百元)。
合併
在新條例下,同一商標(biāo)的兩項(xiàng)或以上注冊(cè)可合併為單一項(xiàng)注冊(cè),條件是已合併的注冊(cè)會(huì)提供相同的保護(hù)(例如標(biāo)準(zhǔn)商標(biāo)、防御商標(biāo)或證明商標(biāo))。如同每一項(xiàng)合併的注冊(cè),該合併的注冊(cè)亦會(huì)受到卸棄、限制及條件所規(guī)限。在新條例下, 商標(biāo)擁有人如要就相同的商標(biāo)作不同類別的注冊(cè),無須再像從前般提交多個(gè)單一類別的申請(qǐng),而可藉合併該等注冊(cè)而省卻大量的續(xù)期費(fèi)用,不過,已合併注冊(cè)的注冊(cè)日期,會(huì)與合併注冊(cè)中最早的注冊(cè)日期相同,故此,在考慮合併注冊(cè)之前必須注意這一點(diǎn),避免因注冊(cè)日期改變而損失專有權(quán)利?br>?
相同商標(biāo)的待決申請(qǐng)?zhí)纫韵嗤耸恐x而提交,而假如提交的日期相同,則可合併該等注冊(cè)。
因不予使用而撤銷注冊(cè)
在舊條例下,某項(xiàng)注冊(cè)可因某些理由而從注冊(cè)記錄冊(cè)除去,這些理由包括商標(biāo)擁有人已有五年或更長時(shí)間沒有真誠地使用該商標(biāo)。新條例容許因不予使用為由而撤銷商標(biāo)注冊(cè):該注冊(cè)商標(biāo)的擁有人已在一段至少三年的連續(xù)期內(nèi)沒有真正地就該等貨品或服務(wù)而使用該商標(biāo),且并沒有能成立的理由不予使用。根據(jù)過渡性條文,要求撤銷在 2003 年 4 月 4 日之前已獲注冊(cè)的商標(biāo)可以不予使用為理由,并引用該三年不予使用的期限而提出。
一般而言,「真正」使用與「真誠地」使用的詮釋相去不遠(yuǎn),因此必須以真正的商業(yè)使用作為決定性因素。另一方面,「能成立的理由不予使用」預(yù)料將與舊條例下解釋不予使用的「行業(yè)的特殊情況」的詮釋略有不同。
商標(biāo)的改動(dòng)
新條例保留了對(duì)待決申請(qǐng)中的商標(biāo)作出修改的選擇權(quán),申請(qǐng)人如符合特定的條件便可加入適用于申請(qǐng)人的「標(biāo)記」。換言之,申請(qǐng)人可在符合特定條件的情況下修改待決商標(biāo)的圖示,以加入某在先注冊(cè)商標(biāo)的圖示。該等修改可加強(qiáng)商標(biāo)的識(shí)別能力。
條例亦容許以其他目的作出修訂,但該等修訂只限于為限制該申請(qǐng)所涵蓋的貨品或服務(wù),改正申請(qǐng)人的姓名或名稱或地址,改正字眼上或抄印上的錯(cuò)誤,或改正明顯的錯(cuò)處而作出,而且所作改正須不會(huì)對(duì)該商標(biāo)的本質(zhì)造成重大影響或不會(huì)大幅擴(kuò)展該項(xiàng)申請(qǐng)所涵蓋的貨品或服務(wù)的范圍。
商標(biāo)一經(jīng)注冊(cè),商標(biāo)擁有人只可對(duì)有擁有人的姓名或名稱或地址的商標(biāo)作出改動(dòng)。即使如此,亦只以姓名或名稱或地址的改動(dòng)不會(huì)對(duì)該商標(biāo)的本質(zhì)造成重大影響為限。在這方面,新條例較舊條例更具約束性。新條例規(guī)定,只有不會(huì)對(duì)該商標(biāo)的本質(zhì)造成重大的影響的情況下,才可準(zhǔn)許對(duì)某注冊(cè)商標(biāo)的圖示作出修訂。
商標(biāo)的侵犯
新條例透過擴(kuò)闊對(duì)商標(biāo)侵犯的涵義而對(duì)注冊(cè)商標(biāo)擁有人提供較佳的保障。凡符合以下情況:
(1)某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè)(以下簡稱「注冊(cè)貨品或服務(wù)」),如就與該等注冊(cè)貨品或服務(wù)相同的貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相同的標(biāo)記;
(2)某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè),如就與該等注冊(cè)貨品或服務(wù)相類似的其他貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相同的標(biāo)志,及使用該被指稱侵犯性的標(biāo)記相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆;
(3)某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè),如就與該等注冊(cè)貨品或服務(wù)相同或相類似的其他貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相類似的標(biāo)記,及使用該被指稱侵犯性的標(biāo)記相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆;或
(4)某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè),如就與該等注冊(cè)貨品或服務(wù)并不相同亦不相類似的貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相同或相類似的標(biāo)記、該注冊(cè)商標(biāo)馳名于香港,而這商標(biāo)的使用并無適當(dāng)因由,且對(duì)該商標(biāo)的聲譽(yù)構(gòu)成不公平的利用或造成損害,即屬侵犯該注冊(cè)商標(biāo)。
侵犯性貨品、侵犯性物料、侵犯性物品
新條例載列了一系列對(duì)注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵犯的貨品、物料和物品。舉例來說,如任何貨品或其包裝附有任何與注冊(cè)商標(biāo)相同或相類似的標(biāo)志,而將該標(biāo)志首次應(yīng)用時(shí)已構(gòu)成侵犯,則該等貨品屬侵犯性貨品。如任何物料附有任何與該注冊(cè)商標(biāo)相同或相類似的標(biāo)志,而該物料是用于或擬用于標(biāo)簽貨品或包裝貨品,且該項(xiàng)使用會(huì)構(gòu)成侵犯該注冊(cè)商標(biāo),則該物料屬侵犯性物料。
不屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)的例外情況
假如某注冊(cè)商標(biāo)的擁有人沒有優(yōu)先普通法權(quán)利,或某注冊(cè)商標(biāo)的使用是按照在工業(yè)或商業(yè)事宜中的誠實(shí)做法作出,并涉及:
(1)任何人使用他自己的姓名或名稱或地址或其業(yè)務(wù)地點(diǎn)的名稱,他的業(yè)務(wù)的前任人的姓名或名稱或他的前任人的業(yè)務(wù)地點(diǎn)的名稱;
(2)使用標(biāo)志以顯示質(zhì)素、數(shù)量、原定用途或某貨品或服務(wù)的其他特性;或
(3)使用該標(biāo)志以顯示某貨品或服務(wù)的原定用途(例如作為附件或零件之用),則不屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)。
比較宣傳
在新條例下,只要是按照在工業(yè)或商業(yè)事宜中的誠實(shí)做法的比較宣傳,將不再構(gòu)成商標(biāo)侵犯。法庭在決定該商標(biāo)的使用是否按照誠實(shí)做法時(shí),可考慮其認(rèn)為相關(guān)的因素,包括該使用是否對(duì)該商標(biāo)構(gòu)成不公平的利用、是否對(duì)該商標(biāo)的顯著特性或聲譽(yù)造成損害,或該使用是否會(huì)欺騙公眾。
商標(biāo)侵犯的補(bǔ)救
就商標(biāo)侵犯而可獲得的濟(jì)助與舊條例的相同,包括損害賠償、強(qiáng)制令、交出所得利潤形式、交付以及處置侵犯性貨品。
就無理威脅提起 反侵犯法律程式要求濟(jì)助
新條例引入了一個(gè)提起法律程式的新理由,凡任何人威脅要就某項(xiàng)侵犯商標(biāo)行為而針對(duì)另一人提起訴訟,則該被威脅的人可提起法律程式。如有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的擁有人或有權(quán)提起法律程式的特許持有人在被威脅的人被威脅后的二十八日內(nèi),沒有針對(duì)該人提起法律程式,并已盡應(yīng)盡的努力繼續(xù)進(jìn)行該法律程式,則該感到受屈的人可提起法律程式。該受屈的人可在法院取得以下濟(jì)助:表明有關(guān)威脅并無充分理據(jù)支持的宣佈、制止繼續(xù)作出該等威脅的強(qiáng)制令,或就受屈的人因該等威脅而已蒙受的損失而判給的損害賠償。
凡大律師或律師以專業(yè)身份代表當(dāng)事人作出任何作為,均可獲豁免受無理威脅條文的管限。
平行進(jìn)口(水貨)
新條例澄清了平行進(jìn)口是合法的行為,因此如就某些已在世界上任何地方推出市場的貨品而使用某注冊(cè)商標(biāo),而該等貨品是經(jīng)商標(biāo)擁有人同意而推出市場的并在其后輸入香港,則該項(xiàng)使用并不侵犯該注冊(cè)商標(biāo)。不過,如貨品在推出市場后其狀況已有改變或已受損,且就該等貨品而使用有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)會(huì)對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的顯著特性造成損害,則這項(xiàng)例外情況并不適用。
過渡性安排
新條例一般規(guī)定,在2003年4月條例生效前提交和公佈的待決申請(qǐng)會(huì)根據(jù)舊條例的條文處理(申請(qǐng)鬚根據(jù)舊程式進(jìn)行公告)。舊條例會(huì)繼續(xù)適用于在 2003 年 4月 4 日之前提交,并在2003 年 4月 4 日或之后公告的申請(qǐng),除非在該段期間內(nèi)處長接獲反對(duì)該申請(qǐng)的通知和反陳述,則新規(guī)則便會(huì)適用。處長如未在 2003 年 4月 4 日前就某申請(qǐng)發(fā)出書面決定,則該申請(qǐng)會(huì)被視作在 2003 年 4月 4 日當(dāng)日仍然待決。
新條例準(zhǔn)許申請(qǐng)人把在 2003 年 4月 4 日當(dāng)日仍為待決、尚未公告以及并未發(fā)出書面決定的申請(qǐng)轉(zhuǎn)換,并可要求按照新法例的條文考慮該申請(qǐng),但該等轉(zhuǎn)換必須在條例生效后六個(gè)月內(nèi),即 2003 年 10 月 4 日或以前提出。轉(zhuǎn)換通知是不可撤銷的。經(jīng)轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)會(huì)失去在生效日期六個(gè)月之前作出的對(duì)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求,并會(huì)當(dāng)作是在生效日期當(dāng)日提出,雖然新的對(duì)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求能以 2003 年 4月 4 日的六個(gè)月前提交的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)為根據(jù)。經(jīng)轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)可能會(huì)基于拒絕注冊(cè)的理由而不得注冊(cè),因?yàn)樵摰壬暾?qǐng)?jiān)疽勋@提交。假如依據(jù)舊條例的商標(biāo)審查工作已變得難以進(jìn)行,申請(qǐng)人可藉轉(zhuǎn)換申請(qǐng)以采用新條例下對(duì)商標(biāo)所下的較廣闊的定義,或是那較為寬鬆的可注冊(cè)性的標(biāo)準(zhǔn)。
按舊條例注冊(cè)的現(xiàn)有商標(biāo)、系列商標(biāo)以及在舊有記錄冊(cè)中關(guān)乎卸棄、條件或限制的記項(xiàng)已根據(jù)新條例轉(zhuǎn)移至新記錄冊(cè)中。